电子产品企业通过删除冲突商品项成功克服美国商标引证驳回-百利来成功案例

本案委托人为一家专注于电子产品研发生产的企业（以下简称“客户”），为拓展北美市场，客户委托百利来向美国专利商标局（United States Patent and Trademark Office，以下简称“USPTO”）提交了商标注册申请。美国作为全球最大的消费市场之一，商标保护对品牌海外布局至关重要。

 

在实质审查阶段，USPTO审查员依据美国《兰哈姆法》（Lanham Act）第2条(d)款关于混淆性近似的相关规定，以申请商标与一件在先注册商标构成近似为由，向客户下发了审查意见通知书（Office Action）。

 

审查员认为，申请商标与引证商标在视觉和发音上存在较高近似度，且双方指定商品涵盖第9类电子产品相关项目，存在重叠，相关消费者可能对商品来源产生混淆误认。

 

若无法有效回应审查意见，客户的商标申请将面临被放弃（Abandonment）的风险，其在北美电子市场的品牌布局将受到实质性阻碍。

 

客户核心需求

面对USPTO下发的审查意见，客户的核心诉求明确：

 

1.克服审查意见，推动商标进入公告阶段——在法定时限内完成有效答复，使商标申请获得实质审查通过，进入公告程序；

 

2.维护品牌在美国市场的核心权益——确保核心品牌在主营电子产品类别上的专用权，为后续北美市场拓展奠定法律基础；

 

3.在法定时限内高效推进——美国审查意见的答复期限为下发之日起3个月内，可申请一次3个月延期（需缴纳延期费）。团队须在法定时限内完成答辩材料的准备与提交，避免因程序延误导致申请被视为放弃。

 

百利来解决方案

 

针对本案的具体情况，百利来团队基于美国商标审查实践和《兰哈姆法》的相关规定，为客户制定了精准高效的复审答辩策略。

 

（一）审慎评估：从商标近似维度判断抗辩空间

 

团队首先对申请商标与引证商标进行了全面的近似度比对分析。美国审查实践在认定混淆可能性时，主要考量以下因素：商标在视觉、发音、含义及整体商业印象上的相似度；商品或服务的关联程度；在先商标的知名度；以及消费者在购买时的注意程度等。

 

经逐项比对，团队判断：

 

商标标识近似度较高：两件商标在核心文字构成和整体印象上存在较高相似度，从商标本身进行不近似抗辩的难度较大；

 

商品存在部分重叠：双方指定商品虽然整体范围较广，但仅有一个商品项目存在实质重叠。

 

基于上述分析，团队建议采取更为务实的策略——通过删除冲突商品项目来消除混淆可能性，而非在商标近似性上进行高风险争辩。

 

（二）核心策略：删除冲突商品项，消除混淆可能性

 

美国《兰哈姆法》第2条(d)款的混淆可能性判断建立在“相同或类似的商品或服务”基础之上。如果申请商标指定商品与引证商标指定商品不存在重叠或关联，则即使商标标识近似，也不构成法律意义上的混淆可能性。

 

团队在梳理双方商品清单后发现，申请商标指定商品中的某一个商品项目与引证商标指定商品存在重叠。经与客户确认，该商品并非客户的核心产品，且在该商品上的商业投入有限。据此，团队制定以下答辩策略：

 

1.删除冲突商品项目：向USPTO提交商品清单修正案（Amendment to the Identification of Goods），申请将冲突的商品项目从申请中删除。美国规定，申请人可以对商品/服务的指定内容进行限定或删除，但不得扩大或增补超出原申请范围。同时，一旦删除的商品项后续不得重新插入。

 

2.重新界定商品范围：删除后，申请商标的指定商品与引证商标指定商品不再存在重叠或交叉，消除了混淆可能性的商品基础。

 

（三）辅助策略：强调核心商品差异

 

在提交商品删除的同时，团队在答辩中进一步论述：删除冲突商品后，申请商标剩余指定商品与引证商标指定商品在功能、用途和销售渠道上存在实质性差异，相关消费者在购买时能够清晰区分来源，不会产生混淆误认。

 

（四）程序保障：严格把控答复时限与商品删除合规要求

 

美国审查意见的答复期限为3个月，可申请一次3个月延期（需缴纳延期费）。团队自收到审查意见起即启动内部流程，按计划在法定时限内完成全部答辩材料的准备与递交，避免因程序延误导致申请被视为放弃。

 

需要特别注意的是，美国商标实践对删除商品有明确的程序要求。商品删除一经提交即产生法律效果——该商品项目从申请中移除，且后续不得重新插入。团队在指导客户确认删除决定时，充分说明了该操作的不可逆性，确保客户对删除后果有充分认知。

 

此外，如果删除商品后剩余商品仍存在使用证据不足的情况，USPTO可能要求补充提供使用证据或发出进一步审查意见。团队在答辩时同步审核了剩余商品的使用证据准备情况，确保后续审查流程顺畅。

 

案件处理结果

 

 

附：美国商标核准公告通知书

 

 

案例总结与建议

 

本案是典型的通过删除冲突商品项来克服美国商标审查意见的成功案例，对在美国市场面临引证商标驳回的企业具有重要借鉴意义。

 

首先，务实策略往往比高难度争辩更具效率。美国商标审查中，商标近似度和商品类似度共同构成混淆可能性的判断基础。当商标本身的近似度较高、不近似抗辩空间有限时，“退一步、删除冲突商品”是更具确定性的策略。本案通过放弃一个非核心商品项目，换取了整个商标申请的顺利推进，以最小的代价实现了最大的保护目标。

 

其次，应充分理解美国商标商品指定规则的不可逆性。美国规定，申请人可以对商品/服务进行限定或删除，但不得扩大或增补超出原申请范围。一旦删除的商品项目，后续不得重新插入。因此，在做出删除决定前，必须充分评估该商品是否为核心产品、是否有替代保护方案（如另行提交申请），确保删除决策符合长期商业利益。

 

第三，重视审查意见答复的策略性分析。面对美国审查意见，并非所有案件都应“硬碰硬”争辩。专业的策略评估包括：商标近似度分析、商品/服务重叠度评估、客户核心产品识别、以及成本效益比较。本案的经验表明，当识别出冲突商品为非核心商品时，采取删除策略是最优路径。

 

第四，答辩过程中应具备程序合规意识。美国审查意见答复涉及严格的法定时限（3个月，可延期3个月）和规范的修正格式要求。专业团队能够确保答复文件的格式合规、内容完整，避免因形式瑕疵影响答复效力。

 

最后，专业机构的全流程支持是提高复审成功率的重要保障。美国商标审查涉及对当地法律标准、审查实践和策略判断的准确把握。专业团队能够在策略评估、商品分析、文件起草和时限把控等方面提供系统性支持，帮助客户在复杂的审查程序中以最高效的方式实现注册目标。

 

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