境外展会知识产权纠纷应对指南（2024年版）（六）

企业在参加境外展会时面临知识产权争端，可能会产生巨大损失。因此，在参加境外展会前，应当熟知展会所在地的知识产权法律法规政策规定，以及可能会遭遇的知识产权风险，事先在目标国家进行知识产权布局，建立相应防控机制。但考虑到境外布局费用不低、难度较大，因而是否需要布局、如何布局都必须予以综合考虑。

 

境外专利布局

 

（一）专利布局必要性分析

 

是否有必要在境外申请专利，企业主要可以考虑以下方面：

 

1.为自身产品赋予知识产权属性。在境外获得专利保护可以为企业的产品进入海外市场保驾护航，能够帮助维护、巩固和提升产品的市场地位和竞争优势。

 

2.抗衡或制约竞争对手。开展境外专利布局可以帮助企业增强专利实力，借此抗衡或制约竞争对手；帮助企业建立专利壁垒，未来通过专利诉讼等方式来牵制市场同质化竞争对手。

 

3.直接获取利润。开展境外专利布局可以帮助企业获得有价值专利，并有可能通过许可、转让等方式直接获取利润；也可帮助企业在商业谈判、兼并重组、融资、上市等海外市场运营活动中提高无形资产价值，从而获取利润。

 

4.增加产品附加值。开展境外专利布局能够帮助企业获取具有排他性的知识产权，助力企业打造自有品牌，增加产品附加值。

 

5.增加供应链风险应对筹码。企业围绕上下游产品开展境外专利布局，有助于提高企业的议价能力及风险控制能力。

 

6.影响产业规则。在通信等行业，围绕国际技术标准开展境外专利布局，并推动由此获得的相关专利纳入到标准之中，这将有助于提高企业对产业规则的影响力，进而争取市场主导地位。

 

（二）境外专利布局方式

 

境外专利布局主要涉及以下方面：

 

1.技术和目标国家或地区的选择

 

选择什么样的技术去海外布局、去什么样的国家或地区布局，需要综合考虑技术因素和市场因素。其中，技术因素包括：该技术是否为核心技术、新颖性和创造性如何、是否有替代技术等。对每项核心技术创新申请基础专利，对关联外围技术申请专利保护，避免他人专利阻碍业务开展；通过对产品或技术实施多项专利申请保护，降低专利侵权风险。市场因素包括：当前相关产品的主要市场以及未来的潜在市场、与竞争对手的博弈情况等。如海尔公司在海外通过规模化专利申请与策略的专利布局，形成完善的专利保护网，有力地防控了海外市场的知识产权安全风险。

 

2.申请境外专利途径

 

（1）直接申请

 

申请人可以将技术方案写成专利申请文件，并翻译成目标国家或地区的官方语言文本，最后提交到目标国家或地区的专利局。针对直接申请途径，需要在提交至目标国家或地区之前，在中国知识产权局先申请并进行保密审查。

 

（2）巴黎公约途径

 

该途径申请过程如下：申请人可以在中国先交一个专利申请作为首次申请，在首次申请的申请日起12 个月内，其可以向其他国家或地区提交第二个申请。第二个申请可以要求首次申请作为优先权，进而第二申请的优先权日就是首次申请的申请日。针对不同专利类型，所规定的优先权期限不一样。发明和实用新型专利的优先权期限是12 个月内，而外观专利的优先权期限是 6 个月内。

 

（3）PCT 途径

 

该途径申请过程如下：首先在中国先交一个专利申请，在中国专利申请日的 12 个月内，可以提交一个 PCT 国际专利申请，并要求该中国专利申请作为优先权。PCT 国际专利申请不是一个确权的程序，只是一个申请途径。需要在 PCT 进入某一目标国家，然后由目标国家的审查员对专利进行审查并通过后才真正获得一个专利权。PCT 组织下属有 100 多个成员国，各个成员国对 PCT 进入国家阶段的期限的规定不一样，大部分国家规定 PCT 进入期限为 30 个月。一般来说，如果企业希望有更长时间考虑海外专利申请目标国家或地区，PCT 途径可能会比较合适。而如果企业已经明确了要进入的目标国家或地区，巴黎公约可能会更便宜一些。如果企业希望进入的是巴黎公约或 PCT 成员国以外的国家或地区，则只能选择直接申请。

 

境外商标布局

 

目前，境外展会中面临的知识产权纠纷中，商标权纠纷占多数。结合大多数国家或地区的商标注册保护采用的是“先申请原则”来看，企业如前往境外参展，商标的境外注册布局工作就显得尤为重要，须做到“市场未动，商标先行”。通常境外商标布局主要考虑以下五个层面：

 

（一）商标样式

 

考虑到海外商标在各个国家或地区的语言、文化习俗、以及商标法律法规的差异，建议结合目标市场消费者的认知、语言习惯、文化风俗以及商标法的特殊规定，设计和选用既能够代表企业或者品牌形象，又能在当地消费者中具有较高的辨识度，同时符合当地法律规定的商标进行布局。

 

（二）目标国家或区域

 

企业可结合业务发展需要，先从三个方面来评估衡量，最终决定在何处注册商标：一是根据出口需求，对企业的出口地区进行规划；二是看市场潜力，对所在地区的人口数量、经济体量、消费能力等进行比较研究，看是否符合企业产品的销售定位；三是开展同行研究，参考同行的商标保护策略，制订自己的企业商标规划布局。

 

区域划分可划分出核心区域、重要区域和其它区域，并根据不同区域来进行不同的境外商标布局。其中，核心区域可以是产品已经出口或者即将出口的区域，重要区域可以是产品预计出口的区域，而其它区域可以是中短期无明确规划但长期可能会覆盖，包括在部分抢注高发地区进行提前防御布局的区域。企业通常要将自己的核心商标做重点保护，在发达地区开展全覆盖保护。但如果企业经济条件不允许，则可以仅选择在产品主要出口国予以注册。

 

（三）商品和服务的注册类别

 

大多数国家或地区采用的是尼斯国际商品及服务分类，部分国家或地区的商标分类规范与尼斯分类可能有所差异。可以根据企业发展战略需要、经营范围、产品出口规划、防御性保护的需求、目标国家的商品分类特点，同时参考同行的保护案例来选择商品或服务。优先在核心类别和重要类别上进行重点规划布局，再结合经济实力，如认为有必要也有能力，也可以扩大商品和服务的注册范围(如上下游企业涉及的商品/服务、核心/重要/关联类别或热门的重要类别等)，以更好地保护企业商标权益。

 

（四）商标申请主体

 

集团公司常见的境外商标布局申请主体的模式如下：

 

方案一：统一由总公司名义申请，或者统一由知识产权管理公司来进行申请，再根据业务发展的需要，许可授权给各地的子公司、分支机构、代理商、经销商或者关联公司使用。这种方式的优点在于对商标实行了统一管理，且易于对商标布局统筹把控，布局管理成本相对较低。但由于商标实际使用主体与权利主体不统一，在使用的规范性、使用证据的保留和收集上可能会有一定难度。

 

方案二：由实际使用主体负责当地市场的商标布局，例如由各地的经销商代理商、子公司或者关联公司作为商标的申请人来进行申请。该模式统一了商标的实际使用主体以及申请主体，但由于注册人不统一，总公司可能会丧失对商标的控制权，不利于商标布局的统筹，同时总公司对商标的把控管理成本和维护成本相对较高，并且可能会面临经销商或者代理商抢注商标的挑战。

 

（五）商标注册途径

 

企业到境外申请注册商标主要有两种途径：

 

（1）分别向各国或地区的商标主管机关直接递交商标注册申请。

 

（2）马德里商标国际注册，即在马德里联盟成员国或地区间进行的商标注册。马德里注册的步骤主要是通过所在国家或地区的知识产权局提交申请，由世界知识产权组织进行形式审查，再由被指定缔约方的国家或地区知识产权局进行实质审查。

 

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